出口貿易中使用商標的商品并不在國內市場流通,經營者在出口商品上使用商標或者接受國外委托在商品上貼附商標的行為是否構成商標法意義上的商標使用,是否構成對國內商標權的侵害,一直都是困擾司法實踐的難題,急需明確認識和統一標準。

一、出口行為應當構成商標性使用

否定出口行為構成商標使用的觀點主要是基于商標權地域性的考慮,即由于商品未在國內市場流通,國內消費者無法看到商品上使用的商標,故對于國內消費者而言,商品上使用的商標無法發揮識別來源的作用。但是商標權的地域性更多的涉及權利取得和保護等方面,即商標必須分別根據不同國家的法律規定進行注冊并獲得保護,這并不意味著在一國構成商標使用的行為到了另一個國家便不屬于商標使用。因此,商標使用行為的界定是無國界的、客觀的判斷過程。只要商品上貼附的商標能夠發揮識別商品來源的可能性,就構成商標性使用,不論該商標是在國內還是國外貼附在商品之上。

首先,應當注意商標使用行為發生的地點和消費者混淆誤認發生地點的區別。在國內貿易中,商標使用的地點和消費者混淆誤認的地點都發生在一國范圍內,不存在商標權的地域性問題；但在出口貿易中,商標使用發生在國內,消費者混淆誤認則發生在國外。而商標權的地域性更多的是針對消費者混淆誤認而言的,即一般情況下,對于一國獲得注冊的商標權,該國的商標法只保護該國的消費者免于混淆誤認,而不保護國外消費者的混淆誤認。但不能因為國內消費者不可能發生混淆誤認,而否認商品上所貼附商標具有的識別功能。在出口貿易中,雖然加工的商品沒有在國內銷售,但仍進入國外的市場流通,加工方在商品上貼附的商標在國外市場流通過程中客觀上也會發生識別商品來源的作用,仍應屬于商標法意義上的商標使用。

其次,應當注意是否構成商標使用與是否構成商標侵權的區別,不應將侵權判斷階段需要考慮的混淆誤認因素提前到是否構成商標使用的判斷當中予以考慮,而是應當將是否構成商標使用的界定作為后續判斷是否構成商標侵權的前提。商標使用只考慮識別來源的可能性,而不考慮混淆誤認的可能性,消費者是否混淆誤認應作為后續侵權判斷的考慮因素。即使出口行為構成商標使用,由于出口的商品未進入國內市場,國內消費者不可能發生混淆誤認,故也不構成商標侵權。

二、出口商品上使用商標是否構成侵權的判斷

在出口行為構成商標使用的情況下,如何判斷出口商品上使用的商標是否構成對國內商標權的侵害,實際上涉及國內商標法的域外適用問題,并不應僅僅因為加工行為發生在國內而徑行認定構成侵權,也不應簡單地認為商品全部出口到國外而直接認定侵權不成立。我們認為,在商標法未明確規定出口行為構成侵害商標權的情況下,此類案件的裁判標準應采取實質性影響的標準,即出口行為是否對商標權人的國內外合法利益造成實質性損害。具體可以考慮國內商標權人在國外是否享有商標權、是否在國外具有市場利益、國外委托方是否主觀上存在搭便車的侵權故意等因素進行綜合判斷。具體而言,判斷出口商品上使用的商標是否構成商標侵權,可以類型化為以下三種情形:

第一,如果國內商標權人在商品進口國也享有有效的商標權,被告出口商品的行為無疑會對國內商標權人的利益造成實質性損害,國內商標權人可以請求法院禁止被告的出口行為。在原告某醫藥保健品進出口公司訴被告某公司侵害商標權案中,原告在某國注冊登記了商標,而被告向某國出口經銷使用該商標白酒,某市人民法院依據該國的商標法,認定被告侵犯了原告的商標權。我們亦贊同該案的裁判結果,但需要思考的是在原告同時享有我國注冊商標和該國注冊商標的情況下,我國法院是否可以直接依據我國商標法判令被告停止侵權、賠償損失。我們認為,由于被告向該國出口銷售被控侵權產品的行為對原告在該國的利益造成了實質性影響,法院可以直接依據我國商標法的規定對案件進行裁判。

第二,如果原告和被告均未在進口國享有有效的注冊商標,但原告的產品已經在進口國享有較大的市場份額和知名度,被告的行為具有搭便車的故意,此種情況下出口銷售使用與原告相同或近似商標的產品會導致進口國消費者的混淆誤認,影響原告的合法權益,我們認為原告可以在我國提起商標侵權訴訟,禁止被告的出口銷售行為。

第三,如果原告在進口國不享有商標權,也沒有任何的市場銷售,此種情況下被告的出口行為對原告的合法利益未造成實質性影響,不應認定構成對原告商標權的侵害。在再審申請人某機械公司與被申請人某柴油機公司侵害商標權糾紛案中,法院便認為,機械公司從事本案所涉貼牌加工業務時,某國外公司作為商標權人的資格已經司法程序確認。柴油機公司自行使用相同商標生產相關或同類相關產品,實際已經無法出口至某國銷售。在此情況下,機械公司根據某國外公司授權從事涉案定牌加工業務,對于柴油機公司在某國境內基于涉案商標爭取競爭機會和市場利益,并不造成實質影響,故不構成侵權。